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14.04.10Kommentieren

Kolumne von Bettina Krause

Was muss ich nach Eintragung der Marke beachten und wie verteidige ich meine Marke?

Die Zeit nach der erfolgreichen Registrierung meiner Marke ist die schönste. Jetzt ist alles in Butter und der Schutz vor Anderen ist da. Schön wär’s ja, aber da gibt es noch ein paar Klippen. Die grenzen für Nicht-Juristen oft an Haarspalterei. Da es aber im Zweifelsfall um viel Geld und beträchtlichen ökonomischen Schaden gehen kann, lohnt sich i.d.R. der Aufwand, sich mit den Spielarten der Markenverteidigung auseinanderzusetzen. Lesen Sie dazu den aktuellen Fachbeitrag von Bettina Krause, die als Anwältin seit vielen Jahren auf das Thema gewerblicher Rechtsschutz mit besonderem Schwerpunkt Markenrecht spezialisiert ist.

Bettina Krause lehrte als Dozentin Markenrecht an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und vertritt mit ihrer Kanzlei vom öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen bis zum Online-Start-up verschiedenste Unternehmen rund um das Thema Markenrecht. Sie ist zudem Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz.Bettina Krause lehrte als Dozentin Markenrecht an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und vertritt mit ihrer Kanzlei vom öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen bis zum Online-Start-up verschiedenste Unternehmen rund um das Thema Markenrecht. Sie ist zudem Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz.

Klippenakrobatik

Klippe eins: Nach der Anmeldung der Marke prüft das zuständige Markenamt zunächst, ob die Formalitäten stimmen.

Klippe zwei: Das Markenamt prüft, ob die Marke eintragbar ist, also ob sogenannte absolute Schutzhindernisse vorliegen. Die wichtigsten und häufigsten sind die der fehlenden Unterscheidungskraft und – damit ganz eng verbunden – die eines Freihaltebedürfnisses.

Fehlende Unterscheidungskraft bedeutet, dass es sich um eine glatt beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen handelt, ohne irgendeinen kreativen "Überschuss". Für einen Rotwein könnte man also das Wort "Wein" oder "Rotwein" nicht schützen lassen, eben sowenig wie das Wort "lecker". Dem entgegen könnte man, wenn man denn wollte, Software-Produkte sicherlich markenmäßig mit "lecker" kennzeichnen.

Beim Freihaltebedürfnis geht es darum, Begriffe des täglichen Lebens nicht durch Markenschutz so abzugrenzen, dass ähnliche Produkte nicht mehr korrekt bezeichnet werden können. Es leuchtet wohl ein, dass man den Begriff "Schokolade" nicht für Schokoladenprodukte eintragen kann. Dann könnten konkurrierende Unternehmen ja nur noch "braune Süßwaren auf Kakaobasis" vertreiben.

Klippe drei: Wichtig ist, dass das Deutsche Patent- und Markenamt nicht prüft, ob etwaige ältere Rechte Dritter verletzt werden. Auch das für Europäische Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt übermittelt nur einen unvollständigen Recherchebericht. Zwar werden die Inhaber älterer EU-Marken über die neue EU-Markenanmeldung informiert, doch bedeutet diese Information keineswegs, dass die Inhaber dieser älteren Rechte davon ausgehen können, dass sie stets erfolgreich gegen diese neuen Markenanmeldungen vorgehen können, nur weil sie einen Hinweis hierzu erhalten haben.

Drei Monate warten und ein Leben lang hoffen

Sind die Formalitäten (siehe Klippe eins) in Ordnung, erfolgt bei der Deutschen Marke zunächst die Eintragung ins Register und die Übersendung der Markenurkunde an den Anmelder/Inhaber bzw. dessen Vertreter. Kurz darauf wird die Marke veröffentlicht. Mit Veröffentlichung der Marke läuft eine dreimonatige Frist, innerhalb derer die Inhaber (vermeintlich) älterer Marken schriftlich Widerspruch gegen die Markeneintragung einlegen können. Dazu gehören seit dem ersten Oktober 2009 auch Inhaber von nicht eingetragenen älteren sogenannten Benutzungsmarken (siehe hierzu nächste Kolumne) und älteren geschäftlichen Bezeichnungen.

Dieses sehr formell ausgestaltete Verfahren kann sich über mehrere Jahre hinziehen und damit enden, dass aufgrund des Widerspruchs die jüngere Marke teilweise oder vollständig gelöscht wird. Die Prüfer des Amtes und in letzter Instanz das Bundespatentgericht prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht. Diese wird anhand der Kriterien der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens beurteilt. Diese Kriterien stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, d. h. sie müssen in einem Mindestmaß jeweils vorhanden sein, doch kann beispielsweise eine geringere Markenähnlichkeit durch eine größere Warenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt. Erst wenn man nach Ablauf der drei Monate Widerspruchsfrist die Bestätigung vom Amt erhält, dass kein Widerspruch gegen die eingetragene Marke eingelegt wurde oder Widersprüche rechtskräftig zurückgewiesen wurden, hat man eigentlich die größte Sicherheit, die man mit der Marke erreichen kann.

Doch können immer noch Ansprüche Dritter gegen die Marke erfolgreich geltend gemacht werden, denn kein Inhaber von älteren und besseren Rechten ist gezwungen, Widerspruch einzulegen. Er kann vielmehr gleichzeitig oder stattdessen auch abmahnen und/oder gleich eine Klage vor den ordentlichen Gerichten einreichen. Entscheidend für die Verjährung seiner Ansprüche ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnis, nicht der Zeitpunkt, an dem er Kenntnis von der rechtsverletzenden Markeneintragung hätte erlangen können. Diese Kenntnis kann er aber auch erst wesentlich später erlangen. Diese Fälle gibt es aber zum Glück nur selten.

Markeneintragung: Fünf Jahre Schonfrist inklusive

Umgekehrt kann ich aus meiner eingetragenen Marke nun gegen Dritte vorgehen, sie abmahnen, oder Widerspruch einlegen, wenn meine Marke älter ist. Widerspruch kann im Übrigen auch bereits aus einer Markenanmeldung eingelegt werden, vorbehaltlich ihrer späteren Eintragung.

In den ersten fünf Jahren ab Eintragung der Marke oder nach Abschluss der gegen meine Markeneintragung gerichteten Widerspruchsverfahren besteht für die Marke eine sogenannte Benutzungsschonfrist. Ich muss meine Marke noch nicht benutzen, kann aber dennoch gegen Dritte erfolgreich aus der Markeneintragung vorgehen. Nach Ablauf der fünf Jahre muss ich aber in der Lage sein, für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Benutzungsnachweise im Zweifel zu erbringen, nämlich wenn ich gegen einen Dritten vorgehe und dieser die Einrede der Nichtbenutzung erhebt. Das bedeutet, diese Einrede muss vom angegriffenen Gegner geltend gemacht werden, das Amt prüft die Benutzung nicht von Amts wegen. Es empfiehlt sich, nicht den vollen Zeitraum der Benutzungsschonfrist auszuschöpfen, sondern spätestens nach ca. drei Jahren die Benutzung aufzunehmen.

Schnell gemacht: Ein Antrag auf Markenlöschung

Wichtig ist dabei, dass die Benutzung der Marke tatsächlich für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen erfolgt, und zwar in der eingetragenen Form. Geringfügige Abweichungen hiervon sind in der Regel unbedenklich, Wenn aber die Richter die Auffassung vertreten, es handele sich nicht mehr um die Benutzung der eingetragenen Marke, wird ein aus dieser Marke eingelegter Widerspruch bereits aus diesem Grunde zurückgewiesen (vorausgesetzt, die angegriffene Partei hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben). Dies geschieht auch dann, der Widerspruch eigentlich ganz eindeutig erfolgreich wäre. Doch nicht genug damit: Es bleibt zu befürchten, dass die Gegenseite (d. h. der Inhaber des angegriffenen Kennzeichens) auch noch weiter ausholt und einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung (sog. Verfall) beim Markenamt stellt. Denn er weiß jetzt ja, dass die Gegenseite – jedenfalls nach Auffassung der Richter – seine Marke nicht in der erforderlichen Weise benutzt hat. Mit diesem relativ kostengünstigen Antrag auf Löschung wegen Verfalls kann er erreichen, dass die Marke ganz oder teilweise gelöscht wird und somit aus ihr keine Gefahren mehr für seine jüngere Marke drohen.

Tempo, Tempo

Umgekehrt ist es wichtig, sich gegen Rechtsverletzungen Dritter und die unbefugte Verwendung der eigenen Marke durch Dritte umfassend zu wehren. Denn es besteht zugleich die Gefahr, dass ansonsten meine Marke sich zu einem Gattungsbegriff entwickelt, der allgemeinfrei ist. Auch aus diesen Gründen kann meine Marke nachträglich wieder gelöscht werden. Der "Walkman" ist ein gutes Beispiel dafür – und wer weiß schon, dass der Name des Spiels "Memory" eine eingetragene Marke ist, die auch umfassend verteidigt wird und werden muss, damit ihr eben dies nicht passiert? Ähnliches gilt etwa für Tempo oder Maggi.

Im nächsten Teil werden die einzelnen Verteidigungsmöglichkeiten noch vertiefter dargestellt. Zudem wird es um die Ansprüche aus benachbarten Rechtsgebieten wie Geschmacksmuster-, Wettbewerbsrecht oder Urheberrecht gehen.

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